Паралельний імпорт (або «сірий» імпорт) полягає у ввезенні на ринок країни оригінальних товарів, що виготовлені правовласником та введені в обіг вперше в іншій країні ним же, або за його згодою. Такий імпорт здійснюється без згоди власника торговельної марки (ТМ) на території імпорту.
Чому власник ТМ має перешкоджати чи давати ще одну згоду на продаж товару в іншій країні?
За відсутності контролю правовласника існує загроза безпеці та здоров’ю споживача у зв’язку з неправильними умовами перевезення і зберігання товарів, відсутність гарантій виробника. Це стосується категорій товарів, в яких склад, упаковка, умови зберігання мають визначальне значення для безпеки споживача. Споживацький досвід або трансформується в лояльність до бренду (якщо позитивний), або у відмову від купівлі товарів (якщо негативний).
Протидіяти сірому імпорту товарів в Україні стимулюють незадоволений сервісом/товаром споживач, знижений рівень довіри до виробника, погіршення репутації правовласника. При цьому фармацевтика належить до тих сфер, де вигода для споживача в ціні на ліки може не переважити небезпеку для цього ж споживача.
Далі ми розкажемо про два традиційні способи перешкоджання паралельному імпорту лікарських засобів і про один нетрадиційний.
Зупинення пропуску через митний кордон України
Митний кодекс України (МКУ) дозволяє правовласникам користуватися спеціальним засобом захисту завдяки митному реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. Для внесення до реєстру правовласник повинен надати підтвердження своїх прав на ТМ, перелік т.з. офіційних імпортерів та осіб, які імпортують контрафакт, якщо вони відомі.
За роки застосування ст. 399 МКУ на митниці склався підхід: якщо особа, яка імпортує товар, не вказана в переліку офіційних імпортерів, а на товарі є ТМ, що внесена в реєстр, цей товар автоматично вважається таким, що порушує права.
У разі виявлення порушення прав митний орган призупиняє їх оформлення на 10 робочих днів. Правовласник повинен звернутись до суду із позовною заявою протягом цього строку, інакше митне оформлення товару буде поновлено.
Якщо товар контрафактний, правовласник має гарні перспективи виграти суд, вилучити та знищити підробку. Однак, якщо товар оригінальний, проти власника ТМ працює режим вичерпання прав (про нього детальніше далі), тому в судовому реєстрі майже немає справ, де паралельний імпортер програє позов про незаконне використання ТМ при «сірому» імпорті оригінальних товарів.
ТМ може бути не вказана в супровідних документах, первинна упаковка препарату може бути усунута, що ускладнить встановлення наявності ТМ – ці фактори впливають на те, що митний реєстр не перешкоджає їх появі. Зрештою, цей товар надходить в оборот і пропонується споживачу за ціною нижчою, ніж пропонують офіційні імпортери, або за такою самою, якщо на ціну впливає державне регулювання.
Спроба притягнути до кримінальної відповідальності
У випадку з паралельним імпортом застосування навіть ч.1 ст. 229 Кримінального кодексу України ускладнюється наступними обставинами:
1) паралельно імпортований товар не є контрафактним, адже містить законно нанесену торговельну марку. За умови, що продавець може надати документи, що підтверджують придбання товару законним шляхом, найбільш імовірно орган досудового розслідування не вбачатиме порушення прав, якщо товар вже був введений в обіг правовласником раніше.
2) складно довести умисел особи, оскільки продавець «сірого» товару є частиною ланцюжка, і може не знати, що товар порушує права на ТМ.
3) розмір шкоди, завданої незаконним використанням ТМ повинен сягати 19 210 грн. Якщо орган досудового розслідування не в змозі встановити, що шкоду завдано в такому обсязі, склад злочину відсутній.
Попри намагання правовласників притягнути до відповідальності порушника в кримінальному процесі, цей спосіб захисту зарекомендував себе як малоефективний, адже правоохоронні органи звикли застосувати його саме до підробки. Втім, за наявності належної доказової бази можна досягати і позитивних результатів.
Виняток із вичерпання прав на торговельну марку
Головна перешкода застосуванню цивільно-правових способів захисту – вичерпання прав на торговельну марку (абз. 2 ч. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).
Виключне право власника ТМ забороняти іншим особам використовувати знак не поширюється на використання знака для товару, введеного в оборот за його згодою, за умови, що власник ТМ не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару.
Існувала дискусія щодо принципу вичерпання щодо ТМ в Україні: національний чи міжнародний. Якщо після першого продажу подальша реалізація товарів можлива без згоди правоволодільця як в Україні – це міжнародний принцип.
ВГСУ у справі № 904/2029/15 від 20.10.2015 р. зазначив, що норма ч. 6 ст. 16 не пов'язує вичерпання прав на ТМ з введенням товару в оборот виключно на території України. Введення власником ТМ (або за його згодою) товару в оборот може бути здійснено і на території іншої держави, після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються. За відсутності територіальних обмежень, це дало підстави суду стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав на ТМ.
Отже, ми виходимо з того, що в Україні щодо торговельних марок застосовується саме міжнародний режим вичерпання прав, коли власник ТМ не може контролювати оригінальний товар, який був раніше введений в обіг в іншій країні.
Міжнародний режим вичерпання має один «запобіжник» – вагомі підстави забороняти використання знаку, зокрема, у разі зміни або погіршення стану позначеного нею товару після введення його в цивільний оборот. Цей виняток дослівно відтворює концепцію «legitimate reasons» з ч. 2 ст. 13 CTMR 40/94 від 20.12.1993 р.
Норма про «вагомі підстави» вперше з'явилась в Законі 25.06.2003 р. і до сьогодні існує в первинній редакції, втім в судовому реєстрі досі немає рішень, де прямо застосовано цю норму. Тим часом Європейський Суд Справедливості (ЄСС) створив значну практику застосування «legitimate reasons» у спорах з паралельними імпортерами, тому ми розкажемо про неї. Найкращий досвід і практики ЄСС слід використати в Україні.
Як відомо, основні функції ТМ – інформувати про походження товару/послуги, гарантувати якість товару/послуги та рекламувати товар/послугу. Норма про «вагомі підстави» спрямована на захист гарантійної функції, а також щоб не допустити продаж оригінальних товарів, які зазнали змін в частині властивостей, упаковки з боку неофіційних дистриб’юторів (імпортерами і продавцями, що не пов’язані з виробником договірними відносинами).
Невичерпний перелік «вагомих підстав» надає суду право самостійно визначати такі підстави, де зміна чи погіршення стану товару, мають розглядатися лише як окремі ситуації. Судова практика ЄСС в спорах щодо паралельного імпорту лікарських засобів дозволяє виокремити два види вагомих підстав: (1) недотримання режиму зберігання внаслідок чого погіршується якість ліків та (2) зміна оригінальної упаковки товару.
Почнемо з ризику недотримання умов зберігання ліків. Власник ТМ захищає споживача і себе: споживача – від неякісного сервісу та товару, а себе – від зниження лояльності до бренду через негативний досвід споживача, який зіткнеться з наслідками купівлі «сірого» товару.
Якщо ліки вимагають дотримання спеціального температурного режиму зберігання і транспортування, офіційний імпортер зобов’язаний їх виконувати. В цей же час «сірий» імпортер може їх проігнорувати, адже це додаткові витрати. В найкращому випадку це призведе до зменшення лікувального ефекту чи його зникнення.
Ліки належної якості не підлягають поверненню, але якщо їх властивості не відповідають вимогам, встановленим для цієї категорії товарів, споживач може їх повернути в межах терміну придатності. Втім, «сірий» імпортер зникає після продажу і не обслуговує претензії споживачів.
Споживач не схильний з’ясовувати нюанси вичерпання прав, причинах, чому ціна на однакові ліки в різних країнах відрізняється і як ліки потрапляють в обіг поза офіційними каналами продажу. Споживач переносить негативний досвід на власника бренду, адже в його сприйнятті саме виробник ліків відповідає за їх якість.
Друга вагома підстава – зміна оригінальної упаковки лікарського засобу. Одні й ті самі ліки можуть продаватись в різних державах під різними назвами (ТМ) і з різним дизайном упаковок. Коли «сірий» імпортер захоче продати їх в Україні, він буде змушений переконати українського споживача, що це ті самі ліки від того самого виробника, але під іншою ТМ. Найпростіший шлях – нанести знайому місцевому споживачу назву.
У справі Hoffmann-La Roche v Centrafarm С-102/77 (1978) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61977CJ0102&from=EN ЄСС визнав, що переупаковка оригінальних ліків третьою особою зачіпає функцію знаку, що має на меті гарантувати ідентичність походження товару кінцевому споживачі, який має бути впевнений, що придбаний ним товар не зазнав несанкціонованого впливу. Саме тому власник ТМ має право забороняти розповсюдження переупакованого товару.
Згодом у справі Bristol-Myers Squibb v Paranova (1996) C-427/93, C-429/93 та C-436/93 суд сформулював умови допустимості переупаковки товарів. Якщо імпортер хоче змінити упаковку товару, але продавати його під тією ж ТМ, слід дотриматись двох умов: (1) зміна упаковки (чи комплектації) не може призводити до зміни оригінальних властивостей товару; (2) імпортер має виконати вимоги щодо маркування та надання примірників. Окрім цього, імпортер повинен повідомити власника ТМ до того, як переупакований товар надійде у продаж і за вимогою надати зразок такого товару.
Re-packaging; re-branding; overstickering; co-branding – так виглядає перелік типових порушень упаковки товару. ЄСС у справі Boehringer Ingelheim KG v Swingward Ltd (2007) C-348/04 деталізував його:
1) повторний продаж буде вважатися втручанням у національний ринок (якщо правовласник, виконуючи вимоги локальних регуляторних актів розробив різні упаковки для національних ринків);
2) перепакування впливає на стан препарату (внаслідок перепакування не будуть дотримані умови зберігання;
3) внаслідок перепакування неможливо встановити виробника (усунення вторинної упаковки, пошкодження первинної упаковки тощо);
4) перепакування наносить шкоду репутації правовласника (упакування виготовлене з матеріалів низької якості, має пошкодження тощо);
5) його (правовласника) не повідомили про факт/потребу перепакування заздалегідь.
Щоб оцінити їх як вагомі підстави, суд визначає обставини, які можуть завдати шкоди репутації власника торговельної марки. Саме це і є критерієм віднесення дій імпортера до вагомих підстав.
Досвід і практика європейських країн свідчать, що слід почати застосовувати вагомі підстави для захисту власника ТМ та офіційних імпортерів лікарських засобів в Україні, за потреби поєднуючи із притягненням до кримінальної відповідальності.
Опубліковано: Юрист і Закон, №6, 08.02.2019-14.02.2019
Автори: Іларіон Томаров, радник, Дар'я Ромащенко, юристка