Позасудове врегулювання
В 2018 році слід очікувати перші результати застосування цьогорічних квітневих новел Закону України «Про авторське право і суміжні права» щодо блокування веб-сайтів за незаконне відтворення комп’ютерних програм, аудіовізуальних та музичних творів. Якщо провайдери будуть ігнорувати законні вимоги, наслідком стануть судові спори щодо видалення контенту.
Характерним для 2017 року в практиці Антимонопольного комітету України є підвищення штрафів: якщо в минулому році в середньому штраф наближався до 100 000 грн, то в цьому році все частіше перевищував 200 000 грн, а одного разу склав 7 млн. грн. за поширення на упаковках та етикетках товару та на веб-сайті інформації, що вводить в оману.
Норми Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» мають на повну працювати в тих випадках, коли традиційні об’єкти інтелектуальних прав не допомагають або відсутні, але наявна нечесна ділова практика, наприклад, отримання вигоди за рахунок імітації зовнішнього вигляду товару чи реклами, або інші форми експлуатації репутації конкурента.
Судові спори
Маємо надію, що в середині року почне працювати Вищий суд з питань інтелектуальної власності, який має вирішити ряд першочергових питань судового захисту інтелектуальних прав. Найперша перевага – єдина юрисдикція для спорів щодо набуття прав та визнання недійсними охоронних документів замість трьох дотепер: господарської; цивільної та адміністративної (оспорювання рішень МЕРТ щодо відмови у видачі охоронних документів).
Найважливіша вимога до нового суду – поява рішень нової якості: з детальною аргументацією, яка сприятиме правовій визначеності в частині способів захисту, доказів, захисту від зловживання правами тощо.
Часто неможливість отримати докази порушення, які знаходяться у розпорядженні відповідача, призводить до відмови в позові або позбавляє можливості довести реальний розмір збитків або доходу порушника. Від нового суду (враховуючи істотні зміни до Господарського процесуального кодексу) очікують зваженого підходу до розгляду заяв про забезпечення позову та збір доказів.
Традиційний підхід – якщо спосіб захисту не встановлений договором або законом, слід відмовити в позові – має трансформуватись відповідно до обставин порушення. Це вже сталось щодо доменних імен, коли суди не лише посилаються на Правила домену UA та Правила ICANN як на звичай ділового обороту, але і задовольняють вимогу про переделегування домену. Невичерпність способів захисту та дискретність повноважень судів щодо застосування співмірного та належного способу захисту наразі гарантовані чинним законодавством.
Невід’ємною частиною судових процесів щодо інтелектуальних прав стало зловживання процесуальними правами у різноманітних формах: подання клопотань про призначення повторної чи додаткової експертизи, залучення іноземних осіб як співвідповідачів для затягування розгляду справи, подання сторонніх позовів для зупинення розгляду основного спору. Суд має стимулювати сторони утримуватись від подібних зловживань, що вплине на швидкість розгляду справ.
Окрім цього суд має по-новому оцінювати роль судових експертів та їх висновків (знову таки з врахуванням новел господарського процесу). Утримуючись від прямого чи прихованого цитування висновків експерта в якості аргументації рішення Вищий суд з питань інтелектуальної власності має надавати свій аналіз обставин і обґрунтування тих чи інших доказів, в тому числі висновку експертизи.
Тенденції захисту різних видів інтелектуальних прав
Авторське право. Стягнення компенсації за порушення авторського права на персонажі мультфільмів за останні роки частково перетворилось у пошук способів зменшити її розмір, який був відверто неспівмірним зі шкодою від доведеного обсягу продажу контрафактної продукції. Спочатку суди запозичили поняття малозначності порушення, яке, втім, не прижилось. Пізніше запровадили поняття похідного порушення, однак ключове зрушення намітилося лише нещодавно.
Звернувши увагу на відсутність шкоди, суди по інерції продовжують стягувати компенсацію, посилаючись на презумпцію винного заподіяння шкоди. Щойно суди покладуть обов’язок із доведення вини порушника на позивача, виявиться, що в діях роздрібних продавців вона або відсутня, або наявна лише у формі необережності.
Вірогідно, що такий поворот призведе до появи нового стандарту доведення вини при стягненні компенсації: в позові буде відмовлено якщо порушник доведе, що проявив розумну обачність при купівлі товару у третьої особи (відсутність вини). Негайне припинення торгівлі контрафактом і співпраця роздрібного продавця щодо надання правовласнику інформації про оптового постачальника чи виробника контрафакту має стати умовою для звільнення від майнових вимог.
Суміжні права. В 2017 році у спорі між ліцензіатом прав на фонограми і телевізійним каналом порушено два важливі аспекти використання фонограм в аудіовізуальних творах: (1) чи є перелік способів використання фонограм, що встановлений в закону вичерпним? (2) як співвідносяться право використовувати фонограму без дозволу, але з виплатою винагороди, яке прямо встановлено законом, з правом власника виключних прав на фонограму або ліцензіатом вимагати компенсації за використання фонограми? ВГСУ повернув справу на новий розгляд, а позивач відмовився від позову, тому наведені питання знову залишись без відповідей.
Патенти. Більшість судових спорів щодо винаходів, які розглядались в 2017 р. пов’язані з патентами на лікарські засоби, тому така тенденція буде спостерігатись і в наступному році.
Рисою фармацевтичної галузі є існування «вічнозелених» патентів, коли для продовження строку охорони діючої речовини препарату патентують нові форми, властивості або нове використання відомого лікарського засобу. Наразі проект закону про внесення змін до законодавства про винаходи та корисні моделі, в якому вирішено питання щодо «вічнозелених» патентів, оприлюднено для обговорення на сайті МЕРТ.
Залишається актуальним питання захисту від недобросовісних реєстрацій промислових зразків і подальше зловживання правами на ці патенти (відоме як «патентний троллінг»). У відомому конфлікті щодо монополії на зовнішній вигляд побутової губки для миття посуду одна із сторін поскаржилась в АМКУ і отримала рішення на свою користь, яке тепер оскаржують в суді. Цей спір цікавий спробами судів розмежувати обсяги правової охорони на нібито тотожний об’єкт між патентом на промисловий зразок та об’ємною торговельною маркою.
Торговельні марки. Справа щодо правомірності використання позначення «СБЕРБАНК», яка знаходиться на стадії апеляційного оскарження та нова справа щодо позначення «Київський» для кондитерських виробів вказує на пожвавлення інтересу бізнесу до т. з. «радянських брендів».
На початку 90-х років різні особи встигли зареєструвати торговельні позначення, відомі споживачам цих товарів ще з радянських часів. Раніше, за відсутності торговельних марок одночасно декілька підприємств виготовляли однорідні товари під однаковим назвами та етикетками. Фактично це означає, що у споживача не виник асоціативний зв'язок між певним виробником та якісними характеристиками товару.
Втім за останні 25 років деякі виробники вклали значні інвестиції в розвиток цих брендів і будуть захищати монополію на використання здобутої репутації та популярності серед споживачів. Юридична частина проблеми полягає у доведенні права попереднього використання і його правонаступництва від державних підприємств до нині існуючих господарських товариств.
Географічні зазначення. З 2016 року, коли перелік географічних зазначень завдяки Угоді про Асоціацію з ЄС поповнили більше 3000 найменувань, не відбулось жодного серйозного судового спору щодо них. Однак 2018 рік обіцяє пожвавлення, зокрема, через спір, що виник між італійським консорціумом та українським виробником щодо реєстрації ряду торговельних марок, які містять словесні елементи, що нагадують позначення «ASTI» та «PROSECCO».
В законодавстві про географічні зазначення пропонуються зміни – проект № 6023 очікує розгляду у Верховній Раді. Проект відображає вимоги, встановлені Угодою про асоціацію з ЄС та стандарти, встановлені відповідним європейським законодавством.
Комерційні найменування. Кількість судових справ про захист прав на комерційне найменування переходить в якість і суди чітко розрізняють назву юридичної особи та власне фірмове найменування під яким така особа веде бізнес.
Однак залишається невизначеним питання допустимості такого способу захисту як вимога змінити назву компанії як таку, що порушує права іншої особи на торговельну марку чи на більш раннє комерційне найменування. Оскільки для виникнення права на комерційне найменування достатньо фактичного використання і не обов’язково реєструвати компанію в Україні, найближчим часом потенціал захисту може розширитись.
Очікувані зміни в законодавстві
Однією з умов підписання Угоди про асоціацію з ЄС та налагодження економічних відносин із США було наближення стандартів охорони інтелектуальної власності до світових. Власне, це стало причиною того, що в 2017 році було подано як ніколи багато законопроектів стосовно внесення змін до законодавства по інтелектуальній власності.
Оприлюднена наприкінці грудня заява Офісу торгового представника США визначила 4-місячний строк для удосконалення системи виплат, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності під загрозою позбавлення торгових преференцій. Ризик суттєвого зменшення експорту повинен стимулювати український парламент, тому найближчим часом слід очікувати часткове оновлення законодавства в сфері інтелектуальної власності.
Реформа організацій колективного управління
Наприкінці року активізувалось обговорення удосконалення законодавства про організації колективного управління (ОКУ). Ця сфера – одна з найбільш проблематичних та неврегульованих: наявність розширеного управління правами, відсутність прозорості у діяльності ОКУ, велика кількість ОКУ, сфера управління між якими не завжди узгоджена, що має наслідком претензії до звітності щодо зібраної винагороди і неефективні судові спори з платниками винагороди. До Верховної Ради подано 4 законопроекти, присвячені регулюванню сфери ОКУ, та ще один проект оприлюднений МЕРТ для обговорення.
Найновіший законопроект запроваджує систему із 7 сфер, кожна з яких буде представлена однією ОКУ, акредитованою на 5 років. Для отримання акредитації ОКУ повинна бути некомерційною юридичною особою та відповідати критерію суттєвої репрезентативності. Прозорість діяльності ОКУ гарантуватиметься шляхом публікації щорічного звіту про діяльність, який супроводжуватиме звіт незалежного аудитора. Також пропонується запровадити більш публічну процедуру пошуку та ідентифікації правовласників щодо об’єктів, винагорода за які не була розподілена. Тенденції судової практики відображені у можливості вилучення прав із управління ОКУ за заявою правовласника.
В перспективі можливою є кардинальна зміна підходу до стягнення зборів за приватне копіювання з обладнання та носіїв, відображена в проект постанови КМУ, оприлюдненій на сайті МЕРТ.
Реформа законодавства про торговельні марки та промислові зразки
Протягом року на розгляді парламенту перебуває законопроект № 5699 щодо удосконалення законодавства про промислові зразки та торговельні марки. Стосовно промислових зразків абсолютною новелою є критерій надання правової охорони - індивідуальний характер, який визначатиметься з т.з. поінформованого користувача. Відповідно до Угоди про асоціацію пропонується ввести 3-річний строк охорони незареєстрованих промислових зразків.
Чи не найочікуваніша зміна – поява процедури post-grant opposition, тобто адміністративного оскарження свідоцтв на промислові зразки в Апеляційній палаті протягом всього строку охорони та після його завершення. Це дозволить значно зменшити судові витрати добросовісних учасників ринку. Демотиватором для «патентних тролів» має стати поява компенсації за порушення прав третіх осіб при подачі заявки на промисловий зразок в розмір від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат.
Щодо торговельних марок запропоновано ввести категорію асоціації в якості підстави для відмови в реєстрації: позначенню не може бути надана правова охорона якщо його можливо сплутати та, зокрема, асоціювати з іншими позначеннями. Наявність асоціативного зв’язку буде підставою для заборони використання позначення третім особам. Втім, незрозумілим залишається, від імені кого – споживача чи експерта – має визначатись наявність такого зв’язку.
Пропонується встановити чіткі строки подачі заперечень третіми особами: протягом 3 місяців з дати публікації відомостей про заявки. Крім цього, відповідно до вимог Угоди про асоціацію збільшено строк невикористання торговельної марки, достатній для визнання її недійсною до 5 років.
Опубліковано: "Юрист і Закон", №01, 11 січня 2018 р.
Автори: Іларіон Томаров, Дар'я Ромащенко