Якщо пройшло більше трьох років з дати видачі свідоцтва на торговельну марку (ТМ) чи патенту, у справах про визнання їх недійсними виникає питання про позовну давність. Як зазначив Верховний Суд у постанові від 09.10.2018 у справі № 910/13287/17, датою початку перебігу позовної давності є день, коли особа довідалася/могла довідатися про порушення свого права, а не день, коли порушення відбулося (такі дні можуть не співпадати).
Завершальним етапом видачі охоронного документу є публікація відомостей в офіційному бюлетені «Промислова власність». Наразі склалось два підходи щодо початку перебігу строку. В половині випадків суд вказує, що позовна давність починає спливати з дня публікації в бюлетені. В іншій половині – шукає момент чи обставину, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення права, незалежно від спливу трьох років після публікації.
Публікація про видачу ТМ чи патенту – загальновідомий факт
У справі № 910/8842/19 колегія суддів ПАГС в постанові від 14.01.2020 р. зазначає, що з моменту публікації (12.05.2009 р.) інформація про видачу спірних патентів набула статусу загальновідомого факту. Позивач повинен був знати про наявність спірних патентів з моменту їх опублікування та з цього моменту розпочався відлік строку позовної давності.
Обґрунтування початку перебігу строку позовної давності у рішенні Апеляційного суду м. Києва від 29.01.2015 р. у справі № 22-63: «публікація про факт видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 68255 здійснена 16 жовтня 2006 року в офіційному бюлетені «Промислова власність» №10. Тобто з цього дня позивач мав об'єктивну можливість знати про факт видачі свідоцтва України на знак для товарів і послуг з порушенням його прав на знак».
Невже «об’єктивна можливість» знати про видачу свідоцтва чи патенту означає обов’язок двічі на місяць читати офіційний бюлетень?
По-перше, нам невідомо про існування норми, якою передбачено обов’язок особи читати бюлетень. Якщо особа не скористалась правом його читати, це може мати негативні наслідки, якщо вони передбачені законом.
По-друге, як довести поважну причину пропуску позовної давності, якщо у особи завжди існує об’єктивна можливість читати бюлетень?
Наприклад, особа не отримала чергове видання бюлетеня з причин, що від неї не залежать? Або певний час не працював сайт Укрпатенту з доступом до електронної версії бюлетеня?
Однак для нерезидентів інколи суди роблять винятки. У справі № 39/240 в постанові від 18.12.2013 р. ВГСУ вказав, що можливість довідатися про видачу свідоцтва на знак виникла виключно у мешканців України, які володіють державною мовою, а позивач здійснює діяльність у відповідності до законодавства Кіпру. Той факт, що у офіційному бюлетені здійснено публікацію та інформації надано статус загальновідомої в межах України, не надав можливості позивачу бути обізнаним про порушення своїх прав в Україні, оскільки ні теоретично, ані практично позивач не знав та не міг знати про видання свідоцтва відповідачу.
Солом’янський районний суд м. Києва у рішенні від 04.10.2017 р. у справі № 760/727/14-ц дійшов аналогічного висновку, що позивач є іноземною юридичної особою, а тому реалізовувати свої права може тільки через патентного повіреного. Оскільки офіційний бюлетень не розповсюджується за межами території України, суд обрахував перебіг позовної давності з дня, коли він дізнався про спірну реєстрацію.
Невже українські особи не є рівними із іноземними особами під час застосування норми про початок перебігу позовної давності?
Позовна давність починається із дати, коли особа дізналась або могла довідатись про порушення
ВГСУ в постанові від 11.01.2011 р. у справі № 12/136-9/28 вказав, що право вимагати визнання реєстрації недійсною виникає у третіх осіб після того, коли вони дізналися як про факт реєстрації, так і про те, що така реєстрація порушує їх права. Міжнародні договори та законодавство України не містять положень, які ототожнювали б дату набрання міжнародною реєстрацією ТМ чинності з початком перебігу позовної давності.
Верховний Суд у постанові від 09.04.2019 р. у справі № 910/17205/17 зазначив: дата державної реєстрації патенту (дата публікації відомостей у Державному реєстрі) не є єдино можливою, від якої здійснювалося б відрахування позовної давності.
Фактів та обставин, які можуть вказувати на дату, коли позивач дізнався чи міг дізнатись про порушення може бути безліч. Ось декілька прикладів із судової практики.
Подання позову чи надіслання претензії. Позивач у справі № 910/8842/19 вказував, що відлік позовної давності розпочався з моменту отримання ним позовної заяви, за якою відкрите провадження у іншій справі. У справі № 12/136-9/28 суд дійшов висновку, що початок перебігу позовної давності слід відраховувати від дати листа з претензіями відповідача, посилання на який міститься в наказі.
Наступний приклад – укладення договорів, де згадані спірні охоронні документи. Директор позивача у справі № 910/8842/19 був обізнаний про існування патентів оскільки між ОСОБА_1 та позивачем укладено ряд договорів про передачу права власності на патенти. Верховний Суд у постанові від 09.10.2018 у справі № 910/13287/17 звернув увагу, що засновником і керівником позивача юридичної особи у 2009 р. отримано патент з посиланням у заявці на винахід за оспорюваним патентом як на найбільш схожий.
Ще одна обставина – дата створення юридичної особи. Посилання на неї є у постанові ВГСУ від 30.10.2007 р. у справі № 09-03-11/300 та постанові ВГСУ від 01.07.2014 р. у справі № 5011-37/5590-2012. Дійсно, не могла ж особа дізнатись про порушення до того, як її заснували і зареєстрували?
В постанові ВС у справі № 910/20564/16 від 28.01.2020 р. для визначення початку перебігу позовної давності суд з’ясовував дату початку конкуренції у використанні позначення між позивачем і відповідачем. Доказом став лист Державного експертного центру до позивача.
Інші можливі ситуації: особа дізналась про чужу ТМ чи патент, коли її товар зупинили на митниці через наявність об’єкта в митному реєстрі; особа отримала відмову в реєстрації ТМ на підставі більш раннього знаку відповідача або дізналась про такий знак із результатів пошуку.
Самого посилання на те, що особа мала об'єктивну можливість знати про факт видачі свідоцтва недостатньо. Треба довести момент, коли з достатньою ймовірністю позивач міг дізнатись чи точно дізнався про це. Особа скоріше дізнається, що її права порушені, коли ТМ чи патент використано проти неї, а не через публікацію у бюлетені. Такий підхід є справедливим і збалансованим, але і складнішим у доказуванні.