Рецепт ідеального порушення торговельної марки (ТМ) в Інтернеті: одна фізична особа реєструє домен, друга – оплачує хостинг сайту, третя особа дає покупцям реквізити картки для передоплати, а четверта – відправляє товар поштою.
Чому ідеальне? Кожний із перерахованих учасників вчиняє частину порушення. А ви спробуйте довести, що спільні дії цих осіб становлять єдине порушення прав на ТМ. Які підходи вже виробила наша судова практика і що ще слід зробити – в нашій публікації.
Порушення починається з домену і відбувається завдяки сайту
Європейський суд з прав людини у справі PAEFFGEN GMBH v. Germany (№ 25379/04, 21688/05, 21722/05, 21770/05, ECHR 2007) вказав, що власник доменного імені вправі самостійно визначати способи його використання (розмістити рекламу, сайт про послуги і товари, зробити доступ платним або безкоштовним, здавати доменне ім'я в оренду, продати його).
У Посібнику для суддів з інтелектуальної власності 2018 (стор. 325) вказано, що комерційну цінність доменного імені зумовлює його властивість здійснювати індивідуалізацію та ідентифікацію інформаційних ресурсів.
Точкою, що об’єднує дії порушників є веб-сайт. Він містить пропозицію придбати товар, а реклама сайту та відгуки мають залучати покупців. Навіщо власнику сайту платити за рекламу, якщо він не бажає продати товар?
Дії власника сайту є обов’язковою складовою низки пов’язаних дій з незаконного використання ТМ. Хоча власник домену/сайту безпосередньо не продає товар, він є порушником ТМ поряд із продавцем. Популяризація сайту та обробка замовлень і продаж товарів є складовими спільного порушення прав на ТМ. Вони об’єднані інструментом вчинення порушення – веб-сайтом.
У справі № 760/7455/16 суд за аналогією застосував позицію Пленуму ВСУ про захист честі і гідності щодо інформації, яка поширена в Інтернеті: «Саме реєстрант доменного імені несе відповідальність за інформацію, яка міститься на сайті, який закріплений за таким доменним ім'ям». Така презумпція діє при захисті авторських прав, тому аналогія цілком обґрунтована.
Суддя зауважив, що в розділі контакти вказано, що господарську діяльність через сайт здійснює TOB «С», а його керівником є ОСОБА_7 (рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 16.07.2018 залишене в силі постановою Київського апеляційного суду від 11.03.2019).
У справі № 910/4928/17 в постанові від 05.12.2017 КАГС вказав, що ТОВ (відповідач), як власник веб-сайту, відповідає за розміщену та ньому інформацію та за дотримання прав інших осіб при використанні об'єктів прав інтелектуальної власності, оскільки саме він створює можливість для такого використання. Отже, за замовчуванням власник домену відповідає за зміст сайту.
Де межа між інформаційним та комерційним використанням ТМ?
У справі № 2607/5497/12 відповідачу вдалось переконати суддю, що веб-сайт носить інформаційний характер, а не використовується у підприємницькій діяльності. Суддя проігнорувала, що на сайті є ціна товару. Як наслідок – відмова в позові рішенням Подільського районного суду м. Києва від 12.11.2012.
Апеляція розгледіла, що веб-сайт містить інформацію рекламного характеру про лако-фарбову та будівельну продукцію, яка маркована позначенням: про виробника продукції, з зазначенням, що вона виробляється на високотехнологічному обладнанні з використанням високоякісної сировини, з високим ступенем контролю за виробництвом. Це є рекламою продукції, маркованої позначенням, основною метою якої є стимулювання збільшення обсягу її продажу.
Це може створювати у свідомості споживачів, які відвідують сайт, уявлення про те, що цей сайт належить власнику ТМ, який здійснює пропонування до продажу, розміщеної на сайті продукції, що не відповідає дійсності та вводить в оману споживача. З цим міркувань Апеляційний суд м. Києва 05.02.2013 заборонив використання знаку шляхом пропонування для продажу товарів під ТМ на сайті.
Ще один варіант – встановити редирект на інший сайт, де продається товар. Якщо на домені з чужою ТМ немає сайту, значить немає комерційного використання?
У справі № 916/2223/16 позивач зазначив, що власником домену є ФОП (відповідач-2). Ця особа на «дзеркальному» сайті, на який перенаправляються користувачі пошукових систем, неправомірно використовує знак шляхом застосування в рекламі в мережі Інтернет, оскільки на сайті пропонується до продажу товар під TM, що виробляється позивачем. Редирект доводить незаконне використання ТМ, а зміст сайту – це пропозиція продажу товарів, тому суд переделегував домен (рішення Господарського суду м. Києва від 03.02.2017).
Якщо власник домену не продає товар, тоді він використовує ТМ для послуг?
Наприклад, якщо ТМ має охорону для послуг 35 класу із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари. У справі № 910/24344/15 суд розібрався, що реєстрантом домену є відповідач-3, а використання домену здійснює відповідач-1, визнав дії обох порушенням ТМ і переделегував домен (постанова КАГС від 05.04.2018).
Хто з порушників здійснює комерційне використання?
Типовий сценарій, коли власник домену – фізична особа, а в товарних чеках дані сторонньої юридичної особи або ФОП. Очевидно, що продавець отримує замовлення від покупців через веб-сайт, але прямих доказів його стосунків з власником сайту немає. Підтвердити це може тестова купівля, під час якої адвокат зафіксує весь ланцюг споживача: рекламу, відвідування сайту, замовлення товару, акцепт продавця, оплату і доставку товару.
Щодо оцінки вини кожного із порушників, слід розвинути доктрину «розумної обачності». Господарські суди застосовують її при визнанні недійсними правочинів, коли особи діяли недобросовісно і нерозумно: проявивши розумну обачність, не могли не знати про обмеження в повноваженнях виконавчого органу (постанова ВП ВС від 08.10.2019 у справі № 916/2084/17).
Зверніть увагу на п. 27 та п. 40 постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012: розповсюдження контрафактних примірників у будь-якому разі є порушенням прав, незалежно від того, чи придбано такий примірник у третіх осіб (для подальшого використання у комерційних цілях).
У Посібнику для суддів (стор. 265) сказано: відсутність вини порушника не звільняє його від обов’язку припинити порушення і не виключає застосування щодо нього заходів, спрямованих на захист прав інтелектуальної власності.
На мій погляд, якщо має місце підприємницька діяльність (і участь в ній фізичної особи не є перешкодою для такої кваліфікації), стандартом поведінки її учасників є розумна обачність. Підприємці повинні не лише утримуватись від певних дій, але й вживати зусилля для мінімізації притаманних їх діяльності ризиків, з метою уникнення конфліктів з іншими особами.
Не можна ігнорувати, що сайт використовують для ведення підприємницької діяльності лише тому, що власником домену є фізична особа. Якщо доведено неодноразові факти рекламування і продажу, це найкращий доказ комерційного використання.
Можна повірити, що кур’єр, який доставляє покупцю контрафактний товар не знає про це. Але як особа, яка обробляє замовлення з сайту і отримує кошти, може не знати який товар продає? Як особа, яка рекламує сайт, може не знати людей, які обробляють замовлення і продають підробку?
Ось декілька обставин, які є доказами незаконної діяльності сайту. Їх застосовують при розгляді спорів щодо незаконного використання ТМ в доменах за правилами UDRP (п. 2.13.2. Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions 2017):
- товари на сайті відповідача мають непропорційно меншу вартість порівняно з ринковою;
- відповідач незаконно скопіював охоронювані зображення з веб-сайту скаржника;
- товари спричинили скарги споживачів;
- відповідач приховав свою особу, щоб уникнути контакту.
Суд має враховувати всі обставини порушення, починаючи з того чи розмістив інтернет магазин повну і достовірну інформацію про продавця, як вимагає ст. 7 ЗУ «Про електронну комерцію». Якщо ні – це доказ недобросовісної поведінки.
Яка підсудність спору до початку роботи ІР суду?
Куди подавати позов, коли один відповідач фізична особа, а інший – юридична?
Харківський апеляційний суд у постанові від 14.02.2019 у справі № 639/9476/16-ц дійшов висновку, що неправомірне використання знаку здійснено спільними діями відповідачів: фізична особа поширила інформацію на сайті, інша особа була власником доменного імені, ще одна фізична особа – власником акаунта на сайті, під управлінням якого знаходиться домен.
Справа має розглядатись за правилами цивільної юрисдикції, оскільки порушення відбувалось спільними діями юридичної особи та фізичних осіб, які не мають статусу підприємця:
«ОСОБА_1 та ТОВ «У» здійснюють безпосереднє використання знаку позивача, а ОСОБА_2 і ОСОБА_3 створили для цього технологічну умову та можливість, чим порушили права позивача. Підсудність справи суду цивільної юрисдикції обумовлена здійсненням порушень прав ОСОБА_1, ОСОБА_2 і ОСОБА_3 як фізичними особами, які не здійснюють підприємницьку діяльність».
Якщо роз’єднати справу на цивільний та господарський процеси, доведеться одні й ті самі обставини доводити двічі. Існує високий ризик не довести порушення, якщо виокремити власника домену, який не продає товар і осіб, які відвантажують товар та отримують оплату.
В наступній публікації ми розкажемо як платіжні сервіси та служби доставки співпрацюють з правовласниками, аби розслідувати порушення ТМ в Інтернеті та запобігати вчиненню нових.